美国某甲公司诉某乙公司侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷案件

（审理法院：北京市石景山区人民法院，法官：易珍春）

【典型意义】

本案为重大、涉外、涉互联网知识产权侵权案件，基本案情较为复杂。承办法官立足于案件实际，合理制定调解方案，既使原告的合法权益得以及时维护，又使被告通过域名转让的方式避免了其因资金不足可能导致的调解不成、判决无法履行、甚至公司倒闭的后果。作为涉外案件，本案历时3个月就使得双方当事人握手言和，给处理此类案件提供了新的思路和经验。

【案情简介】

原告美国某甲公司诉称被告某乙公司在其网站、宣讲的PPT以及开发的电子商城网站中提供的计算机编程服务上使用的图文商标完整包含了原告的相应注册商标，使用的配色也与原告长期使用的配色相同，侵犯了原告的商标权。同时，被告的英文企业名称及域名也包含了原告的相应注册商标，易使相关公众对其服务来源产生误认，构成商标侵权及不正当竞争。故原告主张被告赔偿其经济损失300万元及为制止侵权的全部合理支出。

【调解员经验分享】

本案是诉讼中的调解，由法官主持调解工作。在第一次证据交换时，被告认为其行为是为了表明进行电子商务系统的开发需要用到涉案注册商标所指代的计算机语言，并非恶意侵权。在承办法官对被告法定代表人进行普法教育后，被告认识到自身行为的违法性，并希望能以调解方式解决本案纠纷。但因原告主张的索赔数额较高，而被告公司经营规模不大，赔偿能力非常有限，双方在赔偿数额上产生了巨大的分歧。

经过仔细阅卷后，承办法官认为被告实施的行为确实对原告造成了不良影响，但被告主观过错程度不高，判决的示范意义并不突出且被告公司很可能因此次诉讼倒闭，反而是调解更利于本案纠纷的解决。于是承办法官积极协调双方当事人，主动与原、被告进行了十余次电话沟通，了解了原告的真实诉求，并尽力寻求双方当事人之间的利益共同点和平衡点，逐步缩小双方之间关于调解方案的分歧。

最终，经过法院的积极协调与反复沟通，在历经一次证据交换和一次开庭调解后，双方握手言和。本案最终以被告主动停止使用涉案侵权标识、英文企业名称，将涉案侵权域名无偿转让给原告并赔偿原告23万余元的方式调解结案。

【法律分析】

1.涉外民事案件一般包括以下几种情形：（1）当事人一方或者双方是外国人、无国籍人、外国企业或者组织的；（2）当事人一方或者双方的经常居所地在中华人民共和国领域外的；（3）标的物在中华人民共和国领域外的；（4）产生、变更或者消灭民事关系的法律事实发生在中华人民共和国领域外的。人民法院审理涉外民事案件时，在调查取证、传唤当事人、送达诉讼文书等方面都具有一定难度，因此根据《民事诉讼法》的相关规定，涉外民事案件的审理不受审限的限制。换言之，人民法院适用普通程序审理第一审涉外民事案件的审结时间不受6个月限制。本案中，原告美国某甲公司即为外国公司，因此本案属于涉外民事案件。承办法官在充分了解本案案情后，立足本案实际，通过调解的方式解决本案纠纷，使得本案在3个月内就得以结案，快速高效地化解了当事人之间的矛盾。

2.使用他人注册商标，应当取得商标权人的许可。根据《商标法》的规定，未经许可在同一种商品（服务）上使用与注册商标近似的商标，或者在类似商品（服务）上使用与注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯商标专用权行为。《商标法》还规定了商标的正当使用，具体而言，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案中，被告某乙公司在其提供的计算机编程服务上使用的图文商标完整包含了原告的相应注册商标，使用的配色也与原告长期使用的配色相同，构成在同一种服务上使用与原告注册商标近似的商标，容易导致相关公众对服务来源产生混淆。虽然被告抗辩其行为是为了表明进行电子商务系统的开发需要用到涉案注册商标所指代的计算机语言，但其使用行为并不构成正当使用，侵犯了权利人的商标专用权。

3.将他人注册商标或与之近似的标识作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争的，会受到《反不正当竞争法》的规制。前述行为并不是在同一种商品（服务）或者类似商品（服务）上使用注册商标或与之近似的商标的行为，因此无法受到《商标法》的规制。但此种行为主观上具有攀附他人商标所承载商誉的故意，客观上也会使得相关公众对商品（服务）产生来源误认，包括误认为侵权行为人与商标权人具有许可使用、关联企业关系等特定联系，违背了诚实信用原则和公认的商业道德，依法应当予以制止。本案中，被告某乙公司在其英文企业名称中使用与原告注册商标近似的标识，造成混淆，构成不正当竞争行为，应当承担相应的侵权责任。

【在先案例索引】

案例1：原告美国某甲公司与被告北京某乙公司侵害商标权纠纷案。[1]该案中，法院认为，未经商标注册人的许可，在同一种商品（服务）上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品（服务）上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，是侵犯商标权的行为。被诉侵权商品为计算机软件安装程序，与原告某甲公司相关注册商标核定使用的商品属于同一种类的商品，与原告另一注册商标核定的计算机程序复制、计算机软件安装服务构成类似服务。原、被告提供的商品在功能、用途、目的、方式上存在较为密切的联系，两者属于类似商品。被诉侵权商品在包装及光盘表面使用原告的注册商标易使计算机软件的购买使用者产生混淆，误认为该商品系原告某甲公司提供。因此，被诉侵权商品上的上述商标使用行为，侵害了原告的商标专用权。值得注意的是，该案从立案到审结经历了近9个月的时间。

案例2：原告美国某甲公司与被告北京某乙公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案。[2]该案中，法院认为，被告某乙公司提供的服务与原告美国某甲公司注册商标核定使用的服务属于类似的服务。被告在其学校牌匾、店内招牌、室内装饰设计、相关宣传资料以及经营的网站中多处使用涉案侵权标识，上述标识能够指明商品或服务来源，且与原告相关注册商标相同，与原告另一注册商标近似，易使相关公众对被告所提供服务的来源产生误认或者认为其与原告有特定联系，故被告的上述行为侵害了原告的注册商标专用权，应承担相应的法律责任。除此之外，原被告之间构成同业竞争关系，被告在其学校名称中使用涉案商标作为字号，容易使相关公众产生误认，认为其与原告之间存在特定联系。被告的上述行为利用了涉案商标的商业影响力，且具有明显的主观故意，构成不正当竞争。