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【典型意义】
建筑行业是个非常传统的行业,对于许多技术创新,行业内单位常常认为“借鉴”用一用是“天经地义”的,没有树立牢固的知识产权意识。本案北京城建科技促进会知识产权纠纷人民调解委员会(简称城建调委会)在调解过程中善用调解技巧,从个案和整体两个层面出发,把握双方核心诉求和矛盾的关键点:在个案方面平衡了甲协会维护行业专利技术保护、推动行业科技创新与B公司专利费用减免方面的核心诉求;在整体方面综合考虑了国家经济大环境下,建筑和房地产行业整体发展形势给企业带来的冲击和影响,以及民营企业本身的企业性质和处境。最终纠纷迎刃而解,顺利以调解方式结案。
【案情简介】
甲协会会员单位A公司拥有“长螺旋钻孔泵送砼成桩后插钢筋笼施工工艺及其钢筋笼导入装置”专利技术(专利号ZL200310101954.3)。该专利在北京市范围内的实施许可权已由A公司排他许可给甲协会,并纳入其技术市场平台。根据平台管理办法规定,协会会员单位均有权使用平台所有专利技术,但会员单位应履行使用前向平台申报、获利后缴纳专利费的义务。
2023年8月和10月,甲协会获悉B公司在其施工的5个工程项目中使用了该发明专利,且未提前申报亦未交纳专利使用费。甲协会遂代表A公司向涉嫌使用专利的B公司按工程项目逐一发送函件告知,B公司复函提供了相关情况说明,表示大部分项目并未使用专利技术,仅在部分项目中考虑使用该专利,且支付专利使用费方面有困难。
双方产生了分歧。甲协会和B公司向城建调委会申请调解,请求依法解决纠纷,城建调委会在收到调解申请后,开展调解工作。
【调解经过与结果】
城建调委会在明确双方都有调解意愿的情况下,积极开展联系沟通,向双方阐明了人民调解的工作宗旨和优势,并仔细研究各方提供的函件和相关证明材料。
经调解员梳理分析可得,甲协会会员单位A公司拥有“长螺旋钻孔泵送砼成桩后插钢筋笼施工工艺及其钢筋笼导入装置”专利技术(专利号ZL200310101954.3)。该专利在北京市范围内的实施许可权已由A公司排他许可给甲协会,并纳入其技术市场平台。B公司在部分项目中未经许可使用了该专利,构成了专利侵权。双方对上述侵权事实表示认可。
本案的调解难点在于确认具体实施该专利的项目以及专利费用。本案中,调解员重点对比实际施工方案、地勘报告、方案变更和施工现场影像照片等材料,判定具体哪些项目使用了上述专利;同时综合考虑市场因素、房地产和建筑业整体形势影响、使用费收取标准,协调双方确认了具体专利费用。调解员通过个案和整体考虑,最终促成双方达成和解协议,对部分项目不收取专利使用费,对确认使用上述专利的项目,B公司需根据平台管理办法规定进行申报并交纳专利使用费,并在今后的工程施工中如使用上述专利技术,应履行使用前平台申报、获利后缴纳专利费义务。
【调解员体会】
让各方都100%满意的调解,是很难达成的,但城建调委会通过努力,推动形成了各方都可以接受的方案,认可了知识产权的价值。同时,知识产权纠纷调解工作又兼具着普及保护创新观念、树立知识产权意识的重要作用。这种作用“润物细无声”,最终让尊重知识、保护创新的意识在建筑这个传统行业落地生根、开花结果。
【专业点评】
本案涉及专利权的实施许可。
我国《专利法》第十一条规定,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利。第六十五条规定,未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权。第十二条规定,任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。因此,实施他人专利的前提就是取得专利权人的许可,否则即构成专利侵权。
我国专利法及相关法律法规所规定的专利实施许可方式包括:独占许可、排他许可、普通许可、公益许可、开放许可、强制许可等多种方式。
独占许可指被许可方在规定的时间和地域内可以独占性实施某项专利技术,包括专利权人在内的一切其他人在规定的时间、地域内均不得实施该项专利技术。
排他许可指在一定地域范围内,专利权人仅允许被许可方一家实施其专利,而不再许可其他人在该地域内实施其专利,但专利权人自己有权在该地域内实施其专利。
普通许可指专利权人允许被许可方在规定的时间和地域内实施其专利,同时专利权人自己亦可以在该地域内实施其专利技术,并可以许可其他任何第三方实施同一专利技术。
参照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,在发生专利权侵权时,独占许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼;排他许可合同的被许可人可以和专利权人共同起诉,也可以在专利权人不起诉的情况下,自行提起诉讼;普通许可合同的被许可人经专利权人明确授权,可以提起诉讼。
《专利法》第四十九条规定了公益许可,指国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。
《专利法》第五十条规定了开放许可,即专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利,并明确许可使用费支付方式、标准的,由国务院专利行政部门予以公告,实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的,应当提供专利权评价报告。专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力。
实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可,但不得就该专利给予独占或者排他许可。
《专利法》第五十三条至五十七条规定了强制许可,指国务院专利行政部门在法定的情形下,不经专利权人许可,授权他人实施发明或者实用新型专利的法律制度,取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费。专利行政部门依法定条件和程序颁发的使用专利的许可。申请人获得这种许可后无需专利权人同意即可得以实施专利,但应支付合理的使用费。强制许可的客体是发明专利和实用新型专利,不包括外观设计专利。
本案所涉及的置于技术市场平台供协会会员选择使用的专利为专利权人排他许可给甲协会,意味着在某一地域范围内,专利权人不再许可甲协会以外的第三人实施其专利,但是,甲协会可以许可其会员实施,那么,甲协会的会员得到的其实是专利技术的普通许可,即便如此,使用者仍然需要支付使用费。B公司在施工中实施了专利,应履行平台先申报、后付费的要求。
此外,我国《专利法》第四十二条规定,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。从本案所涉专利的专利号可以判断,该专利是2003年申请的发明专利,按照专利法的规定,该专利保护期在2024年已经届满。对此,平台应及时更新信息,做出明确标注,避免将已过专利保护期限的技术作为专利技术许可实施。